广东省高级人民法院

民 事 裁 定 书

（2017）粤民终1350号

上诉人（原审被告）：张某，男，1973年1月19日出生，汉族，住重庆市綦江县。

委托诉讼代理人：谢晓阳，广东龙浩律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李民芳，广东龙浩律师事务所实习律师。

被上诉人（原审原告）：吴某，男，1979年6月26日出生，汉族，住广东省高要市。

委托诉讼代理人：汪登潮，佛山东平知识产权事务所专利代理人。

上诉人张某因与被上诉人吴某侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院（2016）粤73民初1490号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

张某上诉请求：1.撤销一审判决第一、二项，依法改判现有设计抗辩成立；2.判令全部诉讼费用由吴某负担。事实与理由：张某在本案中提供的证据形成证据链，能够证明这一事实：张某的QQ空间、吴某单位推销产品使用的业务QQ空间、案外人XX五金用于对外销售产品的QQ空间，均公开了被诉侵权产品的外观设计，公开时间早于本案主张权利的专利权申请日。张某提出的现有设计抗辩能够成立。

吴某答辩称，QQ空间的证据是可以修改的，包括时间和图片均可以任意修改。张某是吴某经营的工厂的管理人员，张某应当明知在本案专利申请之前，所涉外观设计是商业秘密，因此张某的行为不应当认为是公开了所涉外观设计。再者，本案专利设计要点是XX图，QQ空间的图片没有完全公开本案专利的设计要点。

吴某向一审法院起诉请求：1.确认张某侵犯了专利号为ＺＬ20153015××××.5、名称为“椅背（888）”的外观设计专利权，并立即停止制造、销售侵权产品，销毁侵权产品、宣传资料以及模具；2.判令张某赔偿吴某经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用人民币10万元；3.判令张某承担本案的全部诉讼费用。

吴某为涉案专利名称为“椅背（888）”、专利号为ＺＬ20153015××××.5的外观设计专利权人，该专利申请日为2015年5月20日，授权公告日为2015年9月16日，最近一次交纳专利年费的时间为2016年5月20日。2016年5月3日，案外人孙某针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，其后国家知识产权局专利复审委员会于2017年1月9日作出维持专利权有效的审查决定。目前涉案专利处于有效法律状态。该外观设计专利证书注明：该外观设计产品的用途为安装在座椅上的椅背，设计要点在于产品的外观形状，最能表明该外观设计要点的图片或照片为XX图。涉案专利由主视图、后视图、左视图、右视图、XX图表示，涉案专利为椅背的边框，从正面看边框的整体形状呈上宽下窄的梯形，中部有横向连接的腰条，边框底部呈向前弯曲的弧度，两侧有向前延伸的连接件；边框顶部向后弯折，边框内侧呈倾斜的斜面，两侧边框各有3个安装孔，底部边框下部有4个安装孔；边框中部的腰条呈矩形边框，内有纵向的栅格；底部的连接件的两侧内各有四条纵向的凹槽；从侧面看，边框侧面四周有一圈凹槽，下部向前弯折呈大约120度的钝角，腰条与边框在同一平面。

根据安徽省安庆市宜城公证处于2015年11月16日出具的（2015）皖安宜公证字第11830号公证书记载：2015年11月2日，霍某的委托代理人汪恩民在公证处工作人员的陪同下来到安庆市光彩大市场四期B区3栋2号经营场所，该场所有“安庆市XXX有限责任公司”的标志。在该处汪恩民提取了其所称是通过QQ订购并由物流公司送货的轮椅产品，产品分别来自北仑、永发家具塑料配件厂、渝航塑料五金家具。安庆市宜城公证处公证人员对上述取证过程进行了现场监督，并对相关产品实物进行了封存。经当庭指认，吴某主张来自渝航塑料五金家具的两款椅背产品中腰条为矩形边框、内有纵向栅格的为本案被诉侵权产品。

经当庭比对，被诉侵权产品与涉案专利无实质性差异，构成相似，双方当事人对此亦予确认。庭审中，吴某主张在本案涉案取证过程中支付的被诉侵权产品货款系汇入张某提供的个人银行账户，为此提供了名称为“佛XX大”QQ聊天记录中的报价单、身份证、名片、订货单、张某个人银行账户信息及中国农业银行回单等证据，并据此主张张某生产销售了被诉侵权产品。经查，上述QQ聊天记录中的报价单、订货单、银行账户信息、交易金额与中国农业银行回单中的收款人户名、账户、金额等信息可以相互印证。对此，张某则认为吴某并没有证据证明其有生产行为，也不能证明涉案公证实物为其销售，但其对收取了685元的货款并没有提出异议。

为证明被诉侵权产品使用的是现有设计，张某在本案中提交了包括第201230478259.9号和第201****30026995.X号外观设计专利文献，《开模协议书》，电子证据固化光盘及（2016）粤佛南海第31466号公证书，《XX·康蓝配件》的宣传画册及《XX五金办公家具》的宣传画册，以及发件人为“XX办公转椅配件”、收件人为“******28”的邮件等证据。经查:

第一,第201230478259.9号和第201****30026995.X号外观设计专利文献公开日分别为2013年4月10日和2014年6月4日，均在涉案专利的申请日之前，可以作为现有设计文献进行比对。如第2012****8259.9号专利文献公开的外观设计图片所示，该外观设计的椅背边框从正面看整体形状为近似上宽下窄的梯形方框，中部有横向连接的腰条；边框的顶边呈向外的弧形，顶部呈向后倾斜的斜面，两侧边框下部略微内收，底边为平直；边框内侧略微向内凹进为一圈较窄的内框；边框中部的腰条呈矩形边框，内有横向的格栅，腰条与边框在同一平面。

将被诉侵权产品设计与上述现有设计相比，两者主要存在以下不同点：一是边框具体形状不同，被诉侵权产品的边框顶部向后弯折，边框前窄后宽、内有凹槽，顶边及左右两边有安装孔，而上述现有设计的两侧边框下部略微内收，顶边呈向外的弧形；二是腰条设计不同，被诉侵权产品的腰条内有纵向的栅格，而上述现有设计的腰条为横向的栅格；三是底部设计不同，被诉侵权产品的边框底部呈向前弯曲的弧度，两侧有向前延伸的连接件，内有纵向的凹槽，而上述现有设计的椅背部分的底部平直，没有向前延伸、与椅子座板底部固定连接的连接件。

如第201****30026995.X号专利文献公开的外观设计图片所示，该椅背边框设计整体为近似上宽下窄的梯形方框，从左视图和右视图观察，整体形状弯曲近似“S”形，上部的弯曲弧度较小，腰靠部位向前突出，边框底边呈向前弯曲的弧度，两侧有向前延伸的连接件，连接件呈向外打开的八字形，向下倾斜，腰条与边框在同一平面。

将被诉侵权产品设计与该第201****30026995.X号专利文献公开的外观设计相比，两者主要不同点在于：一是腰条形状不同，被诉侵权产品的腰条呈矩形边框，内有纵向的栅格，而第201****30026995.X号专利文献公开的腰条呈不规则棱形，内有横向栅格；二是边框上的安装孔位置及数量不同，被诉侵权产品边框上的安装孔沿边框底边及两侧呈“U”型分布，而第201****30026995.X号专利文献公开的椅背边框上的安装孔沿边框四周呈“口”型分布；三是被诉侵权产品边框底部向前延伸的连接件为水平向前延伸状态，而上述专利文献的边框底部连接件为向下延伸状态。

庭审中，张某主张将第201230478259.9号和第201****30026995.X号外观设计专利文献分别公开的靠背、腰条、靠背连接件等设计特征组合叠加后与涉案专利相比，两者没有明显区别，构成涉案专利的现有设计。吴某则认为现有设计抗辩只能是专利文献的逐一对比，不能组合对比。

第二，根据张某提供的《开模协议书》显示，张某代表“XX塑料厂”在2013年9月10日与“X盛模具厂”签订协议，约定由X盛模具厂为XX塑料厂制作产品模具。在该开模协议书尾页附有相关产品图片，但没有记载具体的设计参数，同时该协议书第三条“模具所有权”中约定，X盛模具厂未经XX塑料厂同意，不得将模具图纸技术告之他人。吴某确认XX塑料厂为其经营的企业，也确认张某为其前员工，也没有对《开模协议书》的真实性提出质疑，但认为开模协议是内部技术资料，不是公开的资料。

第三，佛山市版权保护协会电子证据固化报告及（2016）粤佛南海第31466号公证书内容显示，使用QQ号“36****281”、“36***824”登陆腾讯QQ，从上述账号的空间相册显示，最早在2013年11月13日、2014年1月15日等时间点已上传张某所称的使用了与被诉侵权产品相同设计的椅子产品的相关图片，但是上述电子证据固化报告抑或第31466号公证书均没有体现QQ空间中的相关产品图片是否向不特定公众公开以及何时开始向公众开放。

第四，至于《XX·康蓝配件》的宣传画册及《锦盛五金办公家具》的宣传画册等证据显示，该两本宣传画册使用了与被诉侵权产品外观基本相同设计的产品图片，但上述宣传册并非正式发行的出版物，也没有证据证实对外发放时间，张某也没有提供证据证明其取得相关证据的途经。

第五，对于发件人为“XX办公转椅配件”、收件人为“XXXXXX28”的邮件。经查，该邮件存在于QQ邮箱363×××＠ｑｑ.ｃｏｍ中，其所有者为张某。通过当庭打开其中发件人为“XX办公转椅配件”、收件人为“XXXXXX28”、发送时间为2014年5月5日的邮件，其附件中有一编号为888EA的图片，该图片展示了该型号产品的XX图，产品为椅子，有腰靠，扶手部位遮挡了部分椅背，不能清晰展示椅子椅背的完整细节。吴某不认可该电子邮件的真实性，并主张电子证据具有可修改性。

另查明，吴某向张某购买包括本案被诉侵权产品和另案被诉侵权产品在内的两款产品共支付了货款人民币685元。吴某在本案中没有提交证据证明其因涉案被诉侵权行为所受的损失或张某因被诉侵权行为所获得的利益，故请求一审法院酌情确定赔偿数额。此外，吴某没有提交证据证明张某有库存的侵权产品及宣传资料，也没有证据证明张某使用专用模具制造被诉侵权产品。

一审法院认为，本案为侵害外观设计专利权纠纷。本专利处于有效法律状态，依法应当受到保护。根据双方当事人诉辩意见，本案争议焦点为：1.被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围；2.张某提出的现有设计抗辩能否成立；3.如若构成侵权，张某应承担何种法律责任。

一、被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题

根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”如一审法院事实查明部分所述，将被诉侵权产品与涉案专利进行比对，两者产品类别相同，在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者构成相近似。双方当事人对此认定亦无不同意见。综上，一审法院认定涉案被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。

二、张某提出的现有设计抗辩能否成立的问题

根据《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”本案中，张某提交了包括第201230478259.9号和第201****30026995.X号外观设计专利文献，《开模协议书》，电子证据固化光盘及（2016）粤佛南海第31466号公证书，《XX·康蓝配件》的宣传画册及《锦盛五金办公家具》的宣传画册，以及发件人为“XX办公转椅配件”、收件人为“xiangzun28”的邮件等证据，分别评述认定如下：

第一，关于第201230478259.9号和第201****30026995.X号外观设计专利文献。与事实查明部分所述一致，将该上述现有设计分别与被诉侵权产品比对，两者或在边框形状、腰条设计上不同，抑或在边框底部是否有向前延伸的连接件等方面存在较大差异，上述差别也不属于施以一般注意力不易察觉的局部细微差异，应当认定上述现有设计与被诉侵权产品设计属于不同的设计。至于张某认为将第201230478259.9号专利文献公开的椅背边框的“靠背”、“腰条”和第201****30026995.X号专利文献公开的椅背边框的“边框底部向前延伸的连接件”等特征组合叠加，可以得到与被诉侵权产品相同的设计，但是专利法意义上的现有设计特征是指现有设计的某组成部分的设计，应是物理上相对独立或者视觉上可以分割的部件，而第201****30026995.X号专利文献公开的底部边框与向前延伸的连接件为一体设计，该连接件属于物理上不可分离以及视觉上不可分割的部分，进而，一审法院对于张某以此提出的抗辩主张不予采纳；

第二，对于《开模协议书》，从该协议书第三条“模具所有权”中约定“X盛模具厂未经XX塑料厂同意，不得将模具图纸技术告之他人”等内容看，签订该协议本身不会构成专利法意义上的公开，而且该协议虽然有制作相关产品模具的约定，但是仅凭该证据无法证明相关模具已经被制作完成，也无法证明模具被交付使用于相关产品的生产，更无法证明相关产品设计在涉案专利申请日前通过实际生产而公开。因而，张某以该《开模协议书》作为现有设计抗辩依据，不能成立，一审法院不予支持；

第三，关于以佛山市版权保护协会电子证据固化报告及（2016）粤佛南海第31466号公证书相关内容作为现有设计资料的问题。一审法院认为，虽然相关QQ空间相册中展示有被诉侵权产品整体外观相近似的产品照片，相关产品照片的最早上传时间也早于涉案专利申请日期，但是考虑到QQ空间内容可以通过设置阅读权限、要求阅读验证等方式加以保密而具有相当的私密性，因此将相关图片上传至QQ空间并不一定意味着相关内容必然为公众所知悉，故而，在张某现有证据不足以证明相关设计在涉案专利申请日前已被公众所知的情况下，其应承担举证不能的责任，一审法院对其以上述证据作为现有设计的抗辩主张不予支持；

第四，至于《XX·康蓝配件》的宣传画册及《锦盛五金办公家具》的宣传画册等证据。一审法院认为，上述宣传册并非正式发行的出版物，也没有证据证实对外发放时间早于涉案专利申请日，张某也没有提供证据证明其系通过合法途经取得相关证据及取得时间。据此，张某以上述宣传画册中相关图片作为现有设计依据的主张，理据不足，一审法院不予采纳；

第五，关于发件人为“XX办公转椅配件”、收件人为“xiangzun28”的邮件，一审法院认为，单凭该证据无法认定发件人与收件人之间的关系，也无法判断收件人的身份信息甚至该收件人是否真实存在，从而更无法判断是否构成专利法意义上的公开抑或说是申请日以前在国内外为公众所知。况且互联网信息具有不确定性和可修改性，通过技术手段可以被改变或删除，并且不留痕迹，在吴某对其真实性提出质疑，且张某没有提交其他证据的情况下，一审法院亦无法采信该证据内容。

综上，张某提出的现有设计抗辩均不能成立，对其该项主张不予支持。

三、如若构成侵权，张某应承担何种法律责任的问题

如前所述，被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围，应当认定为是侵害涉案专利权的侵权产品。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款的规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”在本案中，虽然张某否认其销售了被诉侵权产品，但是结合吴某提供的QQ聊天记录显示的相关订货单、报价单、张某个人银行信息及银行回单等证据，可以形成完整的证据链，而且张某也不能对收取685元货款的事实作出其他合理解释，因此一审法院采信吴某提出张某销售了被诉侵权产品的主张。至于吴某还主张张某存在生产被诉侵权产品的行为，但提供的现有证据不足以证实该主张，其应当承当举证不能的法律后果,一审法院不予支持。综上，一审法院认定张某销售被诉侵权产品的行为构成侵权，依法应承担停止侵权并赔偿损失等法律责任。

至于赔偿数额，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，吴某没有提交证据证实其损失或张某因侵权获得利益以及可供参考的专利许可费的数额，一审法院综合考虑：1.涉案专利是外观设计专利；2.侵权产品属于办公家具产品中的中间产品；3.侵权产品销售价格；4.侵权行为的形式为销售；5.吴某在本案中支出的合理维权成本等因素，酌定张某赔偿吴某包括合理维权费用在内的经济损失金额为人民币15000元。此外，吴某起诉要求张某销毁生产模具、侵权产品和宣传资料的诉讼请求因没有事实和法律依据，一审法院对该项诉讼理由和请求不予采纳。

综上所述，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十二条、第六十五条，最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：1.限张某立即停止侵害吴某第ＺＬ20153015××××.5号外观设计专利权的行为；2.限张某于判决发生法律效力之日起五日内赔偿吴某经济损失人民币15000元（含维权费用）;3.驳回吴某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币2300元，由吴某负担人民币980元，张某负担人民币1320元。财产保全费人民币520元，由张某负担。

本院经审理查明，一审法院查明事实属实，本院予以确认。

本案二审期间，张某向本院提交了国家知识产权局专利复审委员会于2018年2月5日作出的第34855号《无效宣告请求审查决定书》，拟证明涉案专利号为ＺＬ20153015××××.5、名称为“椅背（888）”的外观设计专利已被宣告专利权全部无效。吴某对该审查决定书发表如下质证意见：对该无效决定的真实性无异议，但该无效决定所依据的主要证据不足，事实认定错误，审查结论错误。QQ空间的图片和时间存在改动的可能性，本案所涉QQ号码掌握在对方手中，对方完全有可能改动QQ空间的图片和时间。而且，QQ空间的内容向所有用户公开，需要设置“所有人可见”的权限，该权限设置的时间无法确定。吴某就该无效决定正在提起行政诉讼，该无效决定不能作为认定本案事实的依据。本院认为，国家知识产权局专利复审委员会作出的第34855号《无效宣告请求审查决定》系国家机关依法出具的文件，且为新形成的证据，经双方当事人质证，本院确认该证据的真实性、合法性、关联性，可以作为认定本案事实的依据。根据该无效决定记载，本案外观设计专利权已被宣告全部无效。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”本案在本院审理过程中，国家知识产权局专利复审委员会作出了第34855号《无效宣告请求审查决定书》，宣告吴某据以起诉的本案ＺＬ20153015××××.5号外观设计专利权全部无效。据此，一审判决应予撤销，吴某的起诉应予驳回。

综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十条之规定，裁定如下：

一、撤销广州知识产权法院（2016）粤73民初1490号民事判决；

二、驳回吴某的起诉。

一审案件受理费2300元，退还吴某；张某向本院预交的二审案件受理费175元，本院予以退还。

本裁定为终审裁定。

审判长　　邱永清

审判员　　肖少杨

审判员　　叶　丹

二〇一八年三月二十六日

法官助理宋薇薇

书记员谢宜桐